Nokia Corp v TCT Mobile Ltd
原訟法庭
商業行動2011年第19號
高等法院原訟法庭法官吳嘉輝
知識產權
2014年2月5日

知識產權 - 專利 - 所有權-獲專利擁有人授予特許的特許持有人,不得就特許發出人的所有權及專利的有效性提出爭議 - 與「必要專利」有關的特許協議是否引致不容反悔

P是某些流動通訊技術標準必要專利權的據稱所有者,簽訂了一份專利特許協議(「該協議」),其中D獲授權使產品納入這些標準,以換取繳付專利權費。根據該協議(其中包括)「必要專利」是指在剩餘符合標準下,侵權或使用是無法合理避免的專利;「特許標準」是GSM(包括GPRS規格)和UMTS標準;CDMA 2000是非特許標準的一個例子;而版權費需根據載於附件A的費率和標準就出售「特許持有人特許產品」繳付。

P基於及因為違反該協議對D少付版權費提出訴訟。具體來說,P指稱:(a)D未能準確計算、申報及繳付有關持牌人銷售特許產品所欠P的專利權費;及(b)違反協議,因為D已經製造或出售的CDMA/ UMTS 和/或CDMA/ CDMA 2000訂戶終端,均已使用了已就特許費和專利權費達成協議以外的其他屬於P的「必要專利」。D就P對任何專利的所有權或控制權提出異議;不論該等專利是否「必要專利」;以及不論任何D出售的產品是否使用了P的任何「必要專利」。

裁決,批准部份申請,如下:

已使用並享有由所有人授予專利之特許的特許持有人,單憑其在接納該特許上所展現的行為,便應被視為承認其特許發出人的所有權及該專利的有效性,日後不得就該特許的所有權或有效性提出爭議。在此,GSM、GPRS 和UMTS標準在該協議中明確定義為特許標準,而D不得就P的所有權、控制權、有效性,或P就這些標準持有專利權的必要性提出爭議。

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